判例 Law Case

知財高裁 令和５年３月２２日判決
（令和４年（行ケ）第１００９１号）
「５－アミノレブリン酸リン酸塩」事件

１．事件の概要
５－アミノレブリン酸リン酸塩（５－ＡＬＡホスフェート）に係る発明の引用発明に対する新規性が争点となった事件。引用文献には、５－ＡＬＡホスフェートが記載されているが、その製造方法の開示がないため、５－ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することの可否が問題となった。知財高裁は、引用文献からは５－ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することはできないと判断し、本件発明の新規性を肯定していた審決が維持された。

２．本件特許発明（特許第4417865号）
【請求項１】
下記一般式（１）
HOCOCH₂CH₂COCH₂NH₂・HOP(O)(OR¹)_n(OH)_2-n （１）
（式中、R¹は、水素原子又は炭素数１～18のアルキル基を示し；ｎは０～２の整数を示す。）で表される5-アミノレブリン酸リン酸塩。

３．知財高裁の判断
５－ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することの可否について
（１）判断基準
・特許法２９条１項３号に規定される「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。
・特に、当該物が新規の化学物質である場合には、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。
・以上を前提として、５－ＡＬＡホスフェートは新規の化合物であるが、引用文献には、化合物である５－ＡＬＡホスフェートが記載されているといえるものの、その製造方法に関する記載は見当たらない（甲２）。したがって、５－ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定するためには、引用文献に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づいて、５－ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を見いだすことができたといえることが必要である。

（２）判断
原告は、甲１７文献ないし甲１９文献の記載や本件優先日当時の技術常識から、本件優先日当時の当業者は、極めて容易に５－ＡＬＡホスフェートの製造方法を理解し得た等と主張するが、甲１７文献ないし甲１９文献において、原告が主張する５－アミノレブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえず、本件優先日当時において、５－アミノレブリン酸単体を得る技術が周知であったとは認められない。そして、このほか、本件優先日当時の当業者が、５－ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を容易に見出すことができたというべき事情は存しない。
以上によれば、引用文献に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づいて、５－ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を見いだすことができたとはいえない。したがって、引用文献から５－ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することはできない。

４．実務に関するコメント
本裁判例では、新規の化学物質に係る発明の新規性の判断において、引用発明と認定するための判断基準が説示された点で実務において参考になる。引用文献に化学物質が記載されていても、その化学物質が引用文献の記載および出願時の技術常識に基づいて、当業者が容易に製造できた又は入手できたかどうかを考慮して、引例の適格性を検討する必要がある。

詳細は以下の判決文をご参照ください（特に８～１１ページをご参照ください）
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/091964_hanrei.pdf

（担当弁理士：山崎　朝子）